Dr. Edmilson Almeida[1]
Demétrius Cardoso[2]
No artigo intitulado “Concorrência Desleal (Trade Dress): veja cinco dicas jurídicas para inovar no design de produtos”, indicamos que o direito brasileiro protege o “conjunto-imagem” como identificador e distintivo dos produtos colocados no mercado. O objetivo disto é a proteção da lisura na disputa empresarial pela atenção do consumidor, evitando que este leve um produto enganado dado à similaridade da relação de cores e formas das embalagens.
Como não é difícil de imaginar, trata-se de uma área com vários conflitos e a jurisprudência das nossas cortes, principalmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), têm evoluído no sentido de trazer julgamentos baseados em critérios técnicos para julgar eventual similaridade de invólucros entre produtos do mesmo segmento. Por hora, é interessante a análise de um julgado recente envolvendo o nome da marca “Dorflex” e as marcas Doralflex e Neodoralflex, no REsp n° 1.848.648 (STJ).
*Imagem originariamente publicada pelo Portal Migalhas[5]
A empresa titular da marca DORFLEX ajuizou ação pedindo a nulidade do registro das marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX, que foi feito 40 anos depois daquela. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, por entender que o consumidor “poderá ter a impressão de que se trata de uma mesma família de marcas, podendo ser levado a uma associação equivocada quanto à origem dos produtos”.
Por sua vez, o TRF-2 manteve a decisão, sob o fundamento de que as partículas AL e NEO das marcas impugnadas não seriam suficientes para conferir distintividade a elas. No julgamento do recurso especial, pelo STJ, a relatora, Ministra Nancy, indicou que, embora os vocábulos DOR e FLEX sejam “termos de natureza comum, evocativa, que guardam relação com o produto que identificam (remédio para dor)”, a junção deles “foi tida como suficiente para conferir distintividade ao conjunto marcário”, o que limitaria o seu uso em registro superveniente por outros interessados.
Assim, diante das circunstâncias, quais sejam, grau de semelhança entre as expressões confrontadas, a possibilidade de confusão ou associação errônea pelo consumidores, tempo de existência da marca violada e utilização das expressões para designação de produtos afins, dever-se-ia promover a nulidade dos registros feitos a posteriori.
Ocorre que, conforme bem já destacou o Ministro Bellize, em seu voto vencido, outros julgados da corte tiveram conclusão oposta, como os casos SORINE e BOMBRIL, no sentido de que deve ser mitigada exclusividade de marcas que usam vocábulos evocativos na sua composição. Ora, se o titular primaz da marca não foi criativo e preferiu se valer de termos comuns e evocativos, teria que aceitar conviver com os imitadores.
Assim, como a decisão final colegiada erigiu barreiras à “livre concorrência”, urge reiterarmos algumas orientações para os empreendedores, no momento de criação da sua marca: (i) atentar à concorrência para evitar igualdades notórias sem justificativas; (ii) conhecer o padrão do seu consumidor; (iii) justificar estratégias por meio de provas em tudo que gire em torno da embalagem e (iv) não confiar apenas no nome da marca (mesmo sendo distinta) e no registro desta pela empresa.
Por todo o exposto, é patente a necessidade da presença de uma assessoria jurídica no momento de construção do planejamento estratégico empresarial, antes da formalização da marca e do registro respectivo, para evitar possíveis transtornos e constrangimentos semelhantes, com nulidades posteriores.
[1]Advogado. Supervisor Jurídico do “SS Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica”. Responsável pelo Núcleo Técnico Jurídico (NTJ) de Direito Empresarial e Tributário.
[2]Estagiário e membro do Núcleo Técnico Jurídico (NTJ) de Direito Empresarial e Tributário.
[3]“Concorrência Desleal (Trade Dress): veja cinco dicas jurídicas para inovar no Design de Produtos” – Disponível em: <https://ssadvocacia.org/concorrencia-desleal-trade-dress-veja-cinco-dicas-juridicas-para-foinovar-no-design-de-produtos/>
[4]“Dorflex tem distintividade de marca e gera exclusividade de uso, diz STJ” – Disponível: <https://www.conjur.com.br/2020-jun-08/dorflex-distintividade-marca-gera-exclusividade-stj>
[5]https://www.migalhas.com.br/quentes/327227/stj-sao-invalidos-registros-de-doralflex-e-neodoraflex-por-confusao-com-marca-dorflex
